【案例报告】商标的描述性正当使用以被使用的标识确有用于描述的相关含义为前提商业活动不一定是通过直接收费盈利；商标的描述性正当使用以被使用的标识确有用于描述的相关含义为前提；在指示性正当使用中，对相关标识的使用应当出于善意，不能超出合理的限度。
被告奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）未经吉尼斯世界纪录有限公司（以下简称“吉尼斯公司”）许可，在国内至少十六个城市举办的大型商业活动中和官方网站宣传中使用侵犯“吉尼斯”、“吉尼斯世界纪录”、“GUINNESS WORLD RECORDS”多个注册商标（以下简称“吉尼斯”系列商标）的标识。奇瑞汽车收到吉尼斯公司发送的《律师函》后并未停止侵权行为，具有明显的侵权恶意。同时，奇瑞汽车的相关虚假宣传行为也构成了不正当竞争。
第一，奇瑞公司在官网上对涉案活动有多处海报、报道、链接、报名表等，与实际活动举办地点、活动使用的“挑战吉尼斯”“GUINNESS我是吉尼斯”等被诉侵权标识、海报等相同，可以证明奇瑞公司是涉案活动的主办方。同时，奇瑞公司与活动举办人签订合同，负责提供数据、监督执行等，表明涉案活动是由奇瑞公司、奇瑞销售公司共同组织实施。
第二，奇瑞公司的官方网站显示有包含“GUINNESS我是吉尼斯CHANLLENGERS”“挑战吉尼斯中国巡演”字样的海报，并以“我是吉尼斯”作为栏目的名称；网站版权信息显示版权人为奇瑞销售公司的“奇瑞在线”网站相关报道的标题显示有“挑战吉尼斯”等字样。由于奇瑞公司与奇瑞销售公司是涉案活动的共同主办方，故上述网站的相关内容应认定为奇瑞公司与奇瑞销售公司共同发布。
第三，“奇瑞在线”网站相关报道正文显示有“曾经，奇瑞为中国屡创吉尼斯世界纪录。今天，全新艾瑞泽7以至真实力，再一次挑战世界！”等内容，吉尼斯还主张奇瑞汽车在其他网站亦有发布，但稿件来源非来自奇瑞公司等，故对吉尼斯公司的该主张不予支持。
1.是否构成商标性使用：案活动是为了宣传、推广奇瑞公司的品牌或汽车而举办的商业活动，奇瑞公司、奇瑞销售公司在涉案活动、奇瑞公司的官方网站、“奇瑞在线”网站上使用包含吉尼斯公司注册商标“吉尼斯”“GUINNESS”等字样的标识的行为构成商标性使用。
第一，根据相关词典对“吉尼斯”“GUINNESS”词语的解释，“GUINNESS”的固有含义仅是人名或名称，“吉尼斯”作为“GUINNESS”的中文翻译，其固有含义也仅是人名或名称，并不包含“世界之最”或“纪录”之义，故“世界之最”“纪录”并不是“吉尼斯”“GUINNESS”的固有含义。
第二，“吉尼斯”“GUINNESS”并未在使用过程中被赋予“世界之最”或“纪录”等含义，其一，吉尼斯多年来一直将“吉尼斯”“吉尼斯世界纪录”“GUINNESSWORLDRECORDS”等作为其世界纪录认证服务的商标使用，并未将“吉尼斯”或“GUINNESS”作为世界纪录的代名词使用；而且，吉尼斯公司对“吉尼斯世界纪录”“GUINNESSWORLDRECORDS”等注册商标使用的时间长、范围广，使“吉尼斯”“吉尼斯世界纪录”“GUINNESSWORLDRECORDS”一直保持着指示商品或服务来源的功能，用以指示吉尼斯公司提供的世界纪录认证服务，未使“吉尼斯”“GUINNESS”失去其区分商品或服务来源的功能，成为直接指代“世界纪录”或“纪录”的词语。
其三，从相关公众的认知情况看，大量的文章或报道将“吉尼斯”与“纪录”或“世界纪录”同时使用，以表示该世界纪录是由吉尼斯公司认证的世界纪录。虽然本案部分证据显示有一部分文章仅使用了“吉尼斯”，但该使用方式主要是出现在文章的题目或标题，这种使用方式主要是为了使题目或标题更简洁，而且部分题目或标题在使用“吉尼斯”三字时还加了双引号，表明相关文章在题目或标题是以修辞方式使用“吉尼斯”一词。同时，上述文章的正文内容一般也将“吉尼斯”与“纪录”或“世界纪录”结合起来使用，明确所指的是“吉尼斯”的世界纪录，而非直接将“吉尼斯”一词单独作为世界纪录的代名词使用。
其四，从相关世界纪录认证的实际情况看，全世界范围内关于世界纪录的认证有多种，吉尼斯纪录仅是众多世界纪录中的一种，世界纪录并不能与吉尼斯公司认证的世界纪录形成唯一对应关系。奇瑞公司、奇瑞销售公司对“吉尼斯”“GUINNESS”的使用不构成对前述标识的正当使用。
吉尼斯的上述注册商标经过吉尼斯公司长期的宣传和使用，具有较高的知名度。奇瑞公司、奇瑞销售公司使用被诉侵权标识的服务类别与吉尼斯公司上述注册商标核定使用的服务类别相同，被诉侵权标识的显著认读部分与“吉尼斯”注册商标相同，构成近似，易导致相关公众混淆。虽然涉案活动现场同时也标示了奇瑞公司的注册商标，但奇瑞公司注册商标指示的是汽车商品的来源，并非世界纪录认证服务的来源，并不能避免相关公众因被诉侵权标识的使用而产生混淆或误认。奇瑞公司、奇瑞销售公司的行为构成商标侵权。
第一，“吉尼斯”“GUINNESS”作为吉尼斯公司的企业字号经过长时间的大量使用，已具有较高的知名度，奇瑞公司、奇瑞销售公司未经许可在涉案活动以及相关网站中使用含吉尼斯公司“吉尼斯”或“GUINNESS”字号的被诉侵权标识，足以造成相关的混淆或误认，其行为构成不正当竞争。
第二，奇瑞公司、奇瑞销售公司在相关网站上宣称其多次代表中国创造吉尼斯世界纪录，但未能举证证明其曾确实代表中国创造过吉尼斯公司认证的世界纪录，奇瑞公司、奇瑞销售公司使用上述宣传用语缺乏事实依据，容易造成相关公众的误认，其行为构成虚假宣传。奇瑞公司、奇瑞销售公司辩称其与吉尼斯公司不存在竞争关系，其行为不构成不正当竞争，但奇瑞公司博业体育、奇瑞销售公司的虚假宣传行为造成相关公众误认其汽车产品曾创造过吉尼斯世界纪录，使其产品获得竞争优势，也造成吉尼斯公司认证服务交易机会的丧失，故其行为应认定构成不正当竞争。
由于吉尼斯公司已举证证明其为案外人提供世界纪录咨询、认证服务以及许可案外人使用其注册商标所收取的认证服务费，而该认证服务费中包含了商标许可使用费，故根据上述规定，本案可参照认证服务费中所包含的许可使用费确定损害赔偿数额。
一审法院根据认证协议所反映的吉尼斯公司提供的咨询服务和认证服务等的具体情况，酌情去除认证服务费中咨询服务和认证服务等相应的费用后，酌定一场世界纪录认证活动的商标许可使用费为6万元。由于吉尼斯公司在发现奇瑞公司、奇瑞销售公司在涉案活动中实施侵权行为后，曾向奇瑞公司寄送过律师函，要求奇瑞公司停止侵权行为，但奇瑞公司、奇瑞销售公司在知悉其举办的活动涉嫌侵权的情况下，未与吉尼斯公司进行沟通协商，继续举办涉案活动，反映出奇瑞公司、奇瑞销售公司具有明显的侵权恶意，故依照商标法第六十三条第一款规定，一审法院按照上述确定的经济损失96万元的2倍确定奇瑞公司、奇瑞销售公司应向吉尼斯公司赔偿的经济损失为192万元。
二、奇瑞公司、奇瑞销售公司的行为是否侵害了吉尼斯公司的注册商标专用权；三、奇瑞公司、奇瑞销售公司的行为是否构成不正当竞争；
一、法院认为，承担侵权责任并非以亲自实施侵权行为为前提，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，构成共同侵权。本案中，涉案活动为宣传和推广奇瑞公司的艾瑞泽汽车而举行，多处标示有奇瑞公司的注册商标，网站亦有多处宣传链接，双方有共同的意思联络，客观上也实施了分工合作的行为。至于奇瑞公司、奇瑞销售公司和案外人之间的行为和责任应如何认定，则属于他们之间内部责任的划分问题，不属于本案审理范围。
二、涉案活动是为了推广奇瑞公司的品牌而办，以此增加销售量，属于典型的商业活动。商业活动不一定是通过直接收费盈利。
描述性正当使用以被使用的标识确有用于描述的相关含义为前提，根据相关词典对“吉尼斯”“Guinness”的解释以及奇瑞公司提供的证据，都不能证明该词有“世界之最”的含义。“吉尼斯”“GUINNESS”作为人名用于指示与世界纪录有关的服务，具有较强的先天显著性，其要成为“世界纪录”“世界之最”的代名词必然有一个商标淡化的过程，而本案中，吉尼斯公司提交了其对涉案商标积极使用、对商标侵权行为及时维权的大量证据，证明其一直以实际行动维护涉案商标的显著性。
在指示性正当使用中，对相关标识的使用应当出于善意，不能超出合理的限度。并无证据证明奇瑞艾瑞泽汽车已经获得了吉尼斯世界纪录或涉案活动与其相关，涉案活动对“吉尼斯”的使用无客观需要；其次，涉案活动现场的显著位置大幅、突出使用被控侵权标识，现场工作人员的衣服、活动设施上也大量、突出使用了以上标识，其对“吉尼斯”和“GUINNESS”的使用已经超出了仅出于“善意指示”目的的合理限度；再次，涉案活动中虽然也标识了奇瑞公司的商标，但那是指示与汽车商品之间的联系，不足以让相关公众将涉案挑战赛与吉尼斯公司相区别。
奇瑞公司被诉侵权标识使用了与涉案商标或涉案商标主要部分完全相同的标识“吉尼斯”“GUINNESS”，而被诉侵权标识的其他部分则有较强的描述性，在被诉侵权标识中的识别性较弱，不足以对相关公众在隔离状态下的注意力造成显著影响，故一审认定被诉侵权标识与涉案商标要素近似并无不当。
涉案商标经过吉尼斯公司的长期使用和宣传，在相关公众中具有较高知名度。奇瑞公司、奇瑞销售公司在涉案活动及其宣传中大量、突出使用被诉侵权标识，在被诉侵权标识与涉案商标的构成要素又相近似的情况下，很容易让相关公众误以为奇瑞公司、奇瑞销售公司举办的涉案“挑战吉尼斯巡演活动”系吉尼斯公司参与举办、或与吉尼斯公司存在来源上的关联关系，容易使相关公众产生混淆。
综上，奇瑞公司、奇瑞销售公司在商业活动中对被诉侵权标识进行了商标性使用，其使用的服务类别与涉案商标核定注册的第41类相同，使用的被诉侵权标识与涉案商标构成相近似，容易导致相关公众的混淆，构成侵犯注册商标专用权。
三、根据吉尼斯世界纪录证书的记载，奇瑞公司所称吉尼斯世界纪录均是在驾车技术方面的世界纪录，获得者为汽车表演队，只是队员驾驶奇瑞汽车获得过驾车技术方面的吉尼斯世界纪录。奇瑞公司的活动、官网宣传会让人误以为艾瑞泽汽车曾经挑战过或者奇瑞公司的其他汽车曾经挑战过世界纪录，在奇瑞公司和奇瑞销售公司没有明示的情况下，相关公众施以一般注意力，不会认为该宣传前半句的“奇瑞为中国屡创吉尼斯世界纪录”系奇瑞公司冠名的车队创造的纪录，而是在该语境中将“奇瑞为中国屡创吉尼斯世界纪录”与奇瑞公司汽车的高质量和高性能产生联系，从而对“车技好”的客观事实产生了“汽车品质高”的误解，奇瑞公司、奇瑞销售公司通过歧义性的语言作出片面宣传，足以引人误解，构成虚假宣传的不正当竞争。
1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。